眾律國際法律事務所/眾律國際專利商標事務所

3月14日政大國貿所主辦的「第15屆國際經貿法學發展學術研討會」，本所蔡昆洲合夥律師代表本所及著作人-范國華律師、蔡昆洲律師、邱冠文律師、黃文政，發表本所論文「由ACTA與TPP協議引發的智財產刑罰爭議及對我國國內法之影響」。該國貿法學術研討會是國內關於國際貿易法學領域最重要的研討會之一，所有發表論文均經專業領域學者匿名外審，會後並會出版論文集，相關資訊可參考政大國貿所的介紹 https://www.facebook.com/nccutradelaw?locale=tw_TW

申請商標時發生混淆誤認時之處理    律師張源傑

一、前言：

    主管機關對於申請註冊之商標，經實體審查認為兩個商標間認定存在有混淆誤認之衝突應予駁回時，於核駁審定前，應將核駁之理由，以書面先行通知申請人或其商標代理人[1]，此時申請人可以有下列因應措施。

二、減縮發生衝突之商品或服務：

    按商標法第23條及第38條允許申請人於申請商標後，減縮指定使用商品或服務。例如：原本申請毛筆及筆記本筆兩項，今毛筆部分與他人商標相似，可將毛筆部分減縮，只剩筆記本一項[2]。各類別之標題、組群或小類組名稱，僅係概括表示該類別、組群或小類組所屬商品或服務之可能範圍，若以類別標題、組群或小類組作為指定商品或服務之名稱提出申請者，僅以該類別標題、組群或小類組所指出或清楚包括的商品或服務為限，而非及於全類、全組群或全小類組的商品或服務[3]。因此，現行實務均將指定使用之商品或服務名稱應具體一一明列，倘若與他人商標有相近似之處，將有爭議部分刪除即可。

三、分割商標

    按商標法第26、37及38條可將一個商標申請案分割成為兩個以上申請案。因此，在不變更商標圖樣前提下，可以將商標分割成一個不具有爭議性商品服務申請案，以及另一個具有爭議性商品服務申請案，將一個案分割成為兩個獨立兩案。讓不具爭議性部分迅速獲得商標註冊，僅具爭議性部分另行依法定程序處理。惟因商標權移轉、變更、授權及設定質權等登記之申請均係按件收費，分割後，將使商標權維護費用增加。

四、先權利人之同意

    按商標法第30條第1項第10款指出：先權利人之同意後申請人之申請，可排除混淆誤認之認定，但是不得顯屬不當。所謂顯屬不當之情形規定在商標法施行細則第30條。例如：「旺旺」與「旺-旺」，雖然有標點符號有無之差異，惟差異甚為微小；又如商標適用之商品服務名稱為「茶葉」，若同意他人以「茶飲料」為商品服務名稱，容易導致消費者難以區別商品服務之來源，故不允許[4]。

五、結論

    收到核駁理由先行通知書通知，認為兩個商標間存在有混淆誤認之衝突而將核駁時，可依上述方式向主管機關表示意見。

什麼樣的商標可以註冊    律師張源傑

一、前言：

    如果一個商標是在說明商品或服務來自於特定業者，則可以註冊；如果一個商標是在說明商品或服務的內容是什麼，就不可以註冊。

二、什麼樣的商標可以申請註冊[1]：

    第一種可以註冊的商標，例如google。Google使用於網路搜尋之網站，是一個與網路搜尋毫不相關的名稱，也就是完全創新的名稱，因此可以註冊。反之，如果想註冊「網路搜尋」「快速」等商標於網路搜尋網站，因為這些名稱與服務之內容相同或是相關，因此不得註冊。

    第二種可以註冊的商標，例如Apple。Apple是電腦製造商，雖然使用了蘋果一詞，但賣的是電腦，與蘋果全然無關，因此可以註冊。反之，Apple如果用於果汁、水果、或是香料等與蘋果會有相關之商品時，則不得註冊。

    第三種可以註冊的商標，例如快譯通用於電子字典。快譯通三個字並非直接敘述電子字典之功能，可是當消費者運用一些想像、思考、感受或推理後，才能夠領會商標與商品或服務間有關連性，因此可以註冊。

三、爭議之產生

    上述第三種可以註冊之商標，很容易產生爭議。快譯通三個字，難道不是在描述電子字典之特性嗎？電子字典特質不就是比紙本字典「快」，翻「譯」之功能以及「通」曉文義之作用嗎？

    反觀主管機關對於「自然呼吸」之商標用於襪子申請卻拒絕註冊[2]。判決理由認為自然呼吸四個字會讓人聯想到這種襪子穿了之後有自然透氣的舒適感，因此自然呼吸四個字是對商品之說明，而不是只有隱喻的性質。試問：襪子會自然呼吸難道不是消費者經由想像、思考、感受或推理而得來的感受嗎？難道襪子有肺而且能自然呼吸嗎？認定標準到底在哪裡呢？

四、結論

    商標能否註冊之抽象標準看似無困難，但是實務個案之具體認定差異甚大。一個商標是否能註冊，往往牽涉到主管機關之主觀判斷，沒有一定之標準。遇到被主管機關核駁申請時，宜採取訴願、行政訴訟等方式請求救濟，以確保權益。

陳彥蓉程序助理

學歷:國立台灣大學法律學系財經法學組學士 (2007-2012)

經歷: 台一國際專利法律事務所(2012-2013)

證照與曾受訓練：TOEIC英文考試高級 (2007)

語言:國語、英語

前言：

台商甲在大陸侵犯台商乙之台灣已註冊商標，惟該商標尚未於大陸註冊，由於商標權係採屬地主義，其保護僅侷限於該國之內，而不及於該國領域之外。因此，乙除了盡速於大陸註冊商標外，是否有其他可以主張權利之法律依據？

一、我國商標法採屬地主義，依我國商標法取得商標權之人僅能於我國法律效力所及之境內主張商標權之保護。臺灣地區與大陸地區人民關係條例第50條規定：「侵權行為依損害發生地之規定。但臺灣地區之法律不認其為侵權行為者，不適用之。」因此，我國商標權人所享有之商標如於大陸地區遭他人為混淆誤認或減損該商標識別性或信譽之使用之情形，由於事發在大陸，而大陸並未保護系爭尚未於大陸註冊之商標，無法依我國商標法向行為人主張權利。

二、按民國86年3月4日司法院（86）秘台廳司三字第04872號函即說明：「……(一) 臺灣地區人民著作在大陸地區受臺灣地區人民侵害而請求損害賠償事件： 1 民事管轄權部分：臺灣地區人民為被告，如在臺灣設有住所，則其住所地法院有管轄權。2 民事實體法適用部分：上開事件乃臺灣地區人民相互間之民事事件，無『臺灣地區與大陸地區人民關係條例』之適用，亦無涉外因素，應適用臺灣地區著作權法之規定。……(二) 臺灣地區人民著作在大陸地區受大陸地區人民侵害而請求損害賠償事件： 1 民事管轄權部分：大陸地區人民在臺灣無住、居所，侵權行為地復在大陸，臺灣地區法院對其起訴事件無民事訴訟法第一條之管轄權或第十五條規定之管轄權，亦無從移送予有管轄權之法院，是原則上法院應以無管轄權駁回原告之訴。惟若大陸地區人民有財產在臺灣地區或大陸地區法人有分公司或事務所、營業所在臺灣地區者，依民事訴訟法第三條及第六條之規定，臺灣地區法院仍應認為有管轄權。2 民事實體法部分：依『臺灣地區與大陸地區人民關係條例』第五十條規定，應適用損害發生地之規定。惟如其侵權行為事實跨連臺灣地區與大陸地區者，依同條例第四十五條規定，以臺灣地區為行為地或事實發生地，應適用臺灣地區著作權法之規定。……」

三、因此，參照上開司法院之函釋意旨，臺灣人民於大陸地區有發生著作權受侵害時（解釋上亦可適用其他私權利受侵害之情形），如行為人為臺灣人民，我國法院自有管轄權並應依我國法（例如著作權法、民法）為審理，不適用臺灣地區與大陸地區人民關係條例第50條規定；如行為人為大陸地區人民時，原則上應以大陸地區之法院為管轄法院並依大陸地區之法律（例如中國侵權法）為審理，但行為人在臺灣有財產或是住、居所且侵權行為事實跨連兩岸地區者，則仍得以我國法院為管轄法院並依我國法為審理。

結論：中華民國國民之著作、商標、專利等私權利於大陸受侵害時，侵權行為人若亦為中華民國國民，或是大陸人民於台灣有財產或分公司、營業所等，中華民國法院仍得以管轄審理該案件。因此，乙得於我國對甲之商標侵權行為起訴主張權利。

【法規新訊】摩洛哥－新工業產權法（no. 23-13）

眾律國際法律/專利商標事務所編譯室

為了使摩洛哥工業產權提升至國際水平，摩洛哥新工業產權法(no. 23-13)主要目的係修正舊工業產權法(no.17/97)，該法案已於2014年12月18號生效，

新法並於2015年1月15號公告於官方公報。

新法摘要如下：

1. 無論是商標、專利、或者設計，現在皆需要先進行實質審查
2. 新的異議程序
3. 海關現在可以針對涉嫌仿冒的商品，不單禁止其進口，亦可禁止其出口及運輸
4. 現在無論是針對專利、商標或者設計，皆可提出分割案，但可能會延遲設計的揭露。
5. 申請中的案件亦可進行授權及移轉。
6. 接受與微生物(Micro-organisms)相關的專利申請
7. 設計專利有了新的保護期限。設計專利的保護期限為五年，可延展兩次，保護期限最高長達15年。[1]
8. 任何利害關係之第三人可對商標的絕對異議事由提起異議。

最主要的變化在於發明專利系統的改良、合併國家商標系統、改良國家工業設計系統、及落實智慧財產權。

參考原文如下：

New Law on Industrial Property in Morocco

A new industrial property law (no. 23-13) has been issued in Morocco to amend the law (no.17/97) related to Industrial Property. The said Law entered in force on December 18, 2014 and provides for the protection of industrial property rights in accordance with international standards in the field of industrial property. 

The new law entered into force on the date of publication in the official gazette on 15 January 2015.

Main features of the new law are summerized as follows:

1.        Prior substantive examination for trademarks, designs and patents applications is now required.

2.        A new opposition procedure entered into effect.

3.        The Customs administration is now entitled to block suspected counterfeited goods not only for importation but also for exportation and in transit.

4.        It will be now be possible to file divisional applications either for patents, trademarks and designs and models, possibility to delay the disclosure of a design & model.

5.        licensing and assignments allowed for pending applications.

6.        Aceptance of patents related to Micro-organisms.

7.        New duration of design & model rights.

8.        It will be possible to any interested third parties to oppose a trademark on absolute grounds, calculation of deadlines before the PTO.

Moreover, major changes were made regarding the improvement of the invention patent system, the consolidation of the national trademark system, the reform of the national system of industrial designs and the enforcement of IP rights.

眾律國際法律事務所

蔡昆洲副所長

因本次公聽會的議題極廣，有鑑於本所的專業在智財權法及金融法規，故本人謹就與法律專業相關性較高的聽證程序，特別是涉及智財權及金融領域的規定，做簡要的報告。

首先，就OECD有關程序公正性及聽證程序要求的規範：

(一)在OECD2012年的報告中，特別就各國近年來政策的透明度及聽證程序加強的部分有做一些整理。從本所的簡報資料，可以非常明顯的可以看到，包括韓國、美國、日本、加拿大及英國，目前他們最重視的是在公平交易和不正競爭的部分，各國在行政聽證程序方面，特別著重競爭法領域。例如美國聯邦法規將聽證程序納入競爭法，特別是主管機關要做成有法律效果的裁決之前，聽證是一個必要的程序。此外，墨西哥及保加利亞等開發中國家，目前也將這個程序列為要做出裁決之前一定要經過的程序。

(二)歐盟及英國的公平交易辦公室(Office of Fair Trade) 目前也都把聽證程序列入做行政裁決之前必須要有的程序。結論上，從OECD的執行報告裡面我們可以看到，對於一些準司法程序或是決定做出後會對人民(廠商)或是其他國家造成影響，尤其是涉及國際貿易時，聽證程序已經變成一個非常重要的正式程序。

我國就聽證程序的規定：

(三)除了正式的聽證程序之外，還有一個更重要的就是行政機關在做行政裁決時較常用到的「陳述意見」。我看過各位委員的提案版本後發現大部分對於行政程序的修正，都是著墨在所謂的法規影響評估，還有就是聽證的部分，所以我覺得比較可惜的是大家對於陳述意見的法律效果似乎都沒有提到，這部分委員在討論修法時，或許可以納入考量，畢竟一般人在進行行政程序時，陳述意見在實務運作上會比聽證更常見，而且對一般人民的申請案件及影響是更大的。

(四)目前全國只有7個法律裡，總計8個法條規定有聽證程序，特別是集中在都市計畫、土地開發、環保議題及輻射性、放射性廢料處理部分，其實就程序保障而言，目前我國在這方面的法制並不是很完整。

(五)在智財和金融等專業領域方面，法規及行政決定的部分，聽證程序可以說幾乎是沒有，值得一提的是，目前台灣講求科技研發這種所謂的軟實力，而在專利部分卻無相對應的程序性保障。現階段不管是商標、專利或是進入爭訟階段，相關的聽證程序都非常少。相較之下，在美國聯邦法規裡面明確規定進行聽證的相關程序及其法律效果。金融方面，我國行政院金管會先前曾就境外結構型商品管理規則，召開過多次公聽會，但之後一些對人民權益影響甚大的法規制定前，卻都沒有再舉行公聽會。就我們長時間觀察SEC網站的相關資料和行政命令，可以發現SEC的法規命令對於投資人、上市公司及券商的影響非常大，所以他們一定會先公布在網路上並請公眾發表意見。

註：發言紀錄是經立法院節錄

 註：發言紀錄是經立法院節錄