眾律國際法律事務所/眾律國際專利商標事務所

一個中國餐廳名稱如何自一般商標變為著名商標

中國內蒙古小肥羊餐廳股份有限公司（下稱：「小肥羊餐廳」）是一個餐廳服務業者。在1999年公司成立時名稱為包頭市小肥羊一般連鎖商店，在2000年11月1日，改名為包頭市小肥羊餐廳；直到2001年才使用現在的名稱。

2000年，周文清（音譯）與包頭小肥羊簽立加盟合約，2001年8月16日，周文清以穆斯林小肥羊旅館之名義與小肥羊餐聽簽屬加盟合約之補充條款，允許穆斯林小肥羊旅館持續經營已經設立於石家莊的兩間餐廳分店，但是不得開立新餐廳且不得運用小肥羊餐聽之圖像及文字行銷。

簽約3年後，周文清與其他人取得註冊設立河北匯特內蒙古小肥羊連鎖股份有限公司（下稱：「匯特」）。周文清是該新公司之法定代理人，並擁有百分之60之股份。匯特之後成立諸多連鎖餐廳並使用小肥羊為商店之文字、招牌以及廣告。由於周文清及匯特持續使用小肥羊文字，小肥羊餐廳以不公平競爭以及小肥羊商標侵權提起訴訟。

法院第一審裁判

在第一審訴訟時，法院認為小肥羊是小羊的一個通稱，用於餐廳時是在描述餐廳所提供之服務，因此，該名稱並不足以符合商標權之保護。在國內小肥羊名稱使用於許多餐廳，並且在中餐產業中是一個使用於快煮羊肉片之通用名稱。法院認定小肥羊餐聽無權禁止匯特及周文清使用小肥羊名稱。

首先申請小肥羊商標者為內蒙古金玉集團股份有限公司。該公司於2001年9月14日申請，2002年7月9日核駁，理由為該商標是敘述服務之特色。小肥羊餐廳首次於2001年申請小肥羊商標，但是商標局拒絕其申請，理由為小肥羊僅為一般性名稱。而小肥羊餐聽申請小肥羊之於第29類及42類分別於2002年10月7日及2003年1月7日獲准。

法院第二審裁判

在2004年12月12日，第二審審理過程中，商標局決定小肥羊此三個中文字為著名商標，並於2004年12月20日獲得註冊（No. 3043421）。

結論

本件顯示原本在中國為一般性之商標，之後因為經濟上很成功而依照第二含意取得商標。本件雖然在第一審被認定為一般性文字，但是最終註冊成功並被第二審法院認為是著名商標。小肥羊餐廳獲得中國商標法給予最高等級之保護。

搖頭公仔可受那些智慧財產權的保護〈續〉                                                          實習律師 蘇思鴻
我國旅美知名的棒球投手甲在大聯盟屢創佳績，某乙看準當下商機，竟未得其同意，仿效該投手之身形樣貌，製作成造型可愛的搖頭公仔〈娃娃〉，並將該球員投球的英姿縮小成一吋相片大小，使用於其發行筆記本、拖鞋等商品，以增加商品的買氣，某乙的行為可能涉及那些智慧財產權？

爭點解析
名人的身形樣貌受智慧財產保護否？搖頭公仔受何種智慧財產權保障？將名人身形樣貌予以縮小，使用於商品上涉及那些智慧財產權？

結論：
本題將名人之身形樣貌予以縮小，使用於商品上，其情形類似於Air Jordan之商標，可以想見的是原則上可受商標權的保障，不過是不是可受商標權的保障仍要檢驗其是否符合商標的定義及商標之權利保護要件。據此，商標是一種在符合商標法第18條規定下，與商品或服務相結合之具識別性標識，除此之外需無商標法第30條所列各款事由，方得註冊取得商標權。故本題乙的行為涉及商標權，不過是否構成侵害商標權，端視是否已有相同或近似商標註冊於同一或類似的商品或服務，造成混淆誤認之虞，或是相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞而定。
 

搖頭公仔可受那些智慧財產權的保護                                                        實習律師 蘇思鴻
我國旅美知名的棒球投手甲在大聯盟屢創佳績，某乙看準當下商機，竟未得其同意，仿效該投手之身形樣貌，製作成造型可愛的搖頭公仔〈娃娃〉，並將該球員投球的英姿縮小成一吋相片大小，使用於其發行筆記本、拖鞋等商品，以增加商品的買氣，某乙的行為可能涉及那些智慧財產權？

爭點解析
名人的身形樣貌受智慧財產保護否？搖頭公仔受何種智慧財產權保障？將名人身形樣貌予以縮小，使用於商品上涉及那些智慧財產權？

結論
首先知名度〈名氣〉是那一種權利？我國有無保護名氣？是否名人才享有名氣的保護？簡單的說，名氣就是個人姓名財產化的保護，姓名在我國是人格權非財產權，而在美國名氣不僅是一種財產權，更是一種智慧財產權，其是由隱私權演化而來，而此種權利並非僅存在於名人，而係人人都有，只是通常名人才會去主張，一般人比較不會主張；試想一個默默無名的人，廠商會否將其姓名或樣貌使用於其商品或服務來做廣告行銷之用，以提升其買氣？即使廠商如此為之，若他人未得該人同意，將其姓名或樣貌使用於商品或服務上，係增加該人的名氣，即使有所侵害，該人亦不會因之興訟。美國之所以將名氣認定為財產權，主要是因為財產權可以讓與或繼承，一旦認定為人格權，在權利的行使上就受到限縮，而不可否認的是，肖像或姓名這些屬於人格權範疇的權利，在利用上不可諱言地產生財產上利益，已非僅具人格權性質乃是不爭的事實，然在我國因受限於歐陸法系框架，仍堅守樣貌或姓名屬於人格權，對人民權利的保護實屬不周。據此；本題乙將甲的樣貌身形製作成搖頭公仔，可解釋成侵害甲的肖像權，但限於甲生存時才可以依民法相關規定主張財產上和非財產上損害而獲賠，至於搖頭公仔依著作權法第五條第一項各款著作內容例示〈行政命令〉，其中第二條〈四〉美術著作：包括繪畫…美術工藝品及其他之美術著作，可認定為美術工藝品而受著作權法保障。本題的乙雖有可能侵害甲的肖像權，但並不當然代表侵害著作權，端視該搖頭公仔是否為乙自行創作而定，畢竟侵害肖像權和著作權係兩碼子事，這點要特別分清楚。〈其餘部分待續〉

參拙著美國名人權法制研究
 

iPad商標在中國的訴訟地圖

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-02-29

壹、西元2000年

唯冠公司於中國申請註冊2個iPad商標及圖，並於2001年註冊成功，本次註冊商標有效期限為10年。

貳、西元2006年

   蘋果公司計畫推出iPad商品，卻發現在中國該商標已為唯冠公司所註冊。蘋果公司於是在英國以該商標閒置3年未使用為由對唯冠公司之iPad商標提起撤銷訴訟，然而法院最終判決蘋果公司敗訴。[1]

參、西元2009年

   基於經濟因素，唯冠所屬之臺灣唯冠公司於2009年與英國IP公司簽訂商標轉讓協議，同意以3.5億英鎊之金額將所屬之2個iPAD商標及圖之權利轉讓予英國IP公司。蘋果公司亦於2009年10月22日時向中國工商管理總局商標局申請「iPAD」商標之註冊。[2]

肆、西元2010年[3]

   2010年2月，蘋果公司與英國IP公司簽訂權利轉讓協議，以10億英鎊之代價向英國IP公司購入先前臺灣唯冠公司售予英國IP公司之iPAD商標及圖之權利。

   同年，唯冠公司於2000年所註冊之iPAD商標權已到期，其遂於2月9日提起撤銷3年不使用，並於3月22日提出商標續展申請，該續展申請於同年10月11日通過。

   同年4月，蘋果公司於深圳對唯冠公司提起確認訴訟，主張其於2010年2月時與英國IP公司所簽訂之權利轉讓協議對唯冠公司亦有拘束力。

伍、西元2011年

   蘋果公司對唯冠公司所提之確認訴訟第一審判決於2011年12月5日作成。深圳第一級人民法院認為唯冠公司之商標轉讓協議係由臺灣唯冠公司與英國IP公司簽訂，深圳唯冠公司並未參與且亦不構成表見代理，其自不受上述契約之拘束，故判決蘋果公司之主張無理由而敗訴。[4]

   蘋果公司遂於收受判決書後向廣東省高級人民法院提起上訴。

陸、西元2012年

   2012年2月17日，廣東省中級人民法院作成商標侵權訴訟之一審判決，認定順電企業販賣iPAD之行為已侵害唯冠公司之iPAD商標權，對順電企業及第三人(上海蘋果公司)發布禁售令，要求其應立即停止販售系爭商品並賠償唯冠之損失。唯冠公司並向深圳市福田區人民法院、上海浦東法院提起對蘋果iPAD商標侵權訴訟，分別要求深圳市國美電器和(上海)蘋果貿易有限公司停止使用iPAD商標。[5]

   2月23日，上海市浦東新區人民法院對唯冠訴上海蘋果商標侵權案作出裁定，以蘋果訴唯冠之確認訴訟仍在廣東省高級人民法院審理中，系爭商標權歸屬尚未確定為由，駁回唯冠之禁售iPad臨時禁制令申請，並中止本案審理等待廣東省高級人民法院之二審判決。[6]

   同年2月29日，廣東省高級人民法院將開庭審理蘋果對唯冠確認商標權訴訟之二審判決，其爭點圍繞在基準法之選定、隱名代理之適用以及是否追加臺灣唯冠為被告[7]，最終判決是否維持原判將影響iPAD商標權之歸屬以及蘋果公司後續之決定，值得關注。

基於兩者對iPad「商譽貢獻程度」之差異以及「iPad之高知名度」，目前有觀點認為二審判決應斟酌降低蘋果之法律責任，(1)判決同意蘋果以非常低廉之使用費繼續使用該iPad商標，或(2)判決iPad為通用產品之描述性商標，單純作為描述性使用不構成侵權。[8]亦有認為，重視品牌形象之蘋果不可能放棄iPad商標，唯冠真實所求的也不是該商標之專用權，故兩者可能以和解解決。[9]

參考資料及連結：

1.中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局，中國商標網，商標查詢。

http://sbcx.saic.gov.cn/trade/SelectTdInfo/SelectTdInfo.jsp (最後拜訪日20120222)

2.贾远琨 龚雯 孙涛，唯冠訴蘋果 IPAD到底是誰的?，中國法院網，2012年2月9日。

http://www.chinacourt.org/html/article/201202/09/474961.shtml(最後拜訪日 20120222)

3.李欣，iPad大陸商標爭升級 唯冠公開細說"內幕"，新文化報，2012年2月17日。

http://big5.huaxia.com/tslj/lasq/2012/02/2753104.html (最後拜訪日 20120222)

4.陳曼儂，iPAD經銷公司 唯冠獲首場勝利，旺報，2012年2月19日。

http://ppt.cc/qowU (最後拜訪日 20120222)

5.何靖，上海浦東新區法院就”唯冠訴蘋果案”作出裁定－駁回臨時禁令申請 中止案件訴訟，中國法院網，2012年2月24日。

http://www.chinacourt.org/html/article/201202/24/475694.shtml (最後拜訪日 20120224)

6.林霞虹、出墨品，iPad商標權案今二審 蘋果或追加唯冠為被告，中國法院網，2012年2月29日。

http://www.chinacourt.org/html/article/201202/29/475970.shtml (最後拜訪日 20120229)

7.佚名，知識產權制度下的商業智慧:有待各方展示智慧，技術在線-新聞一覽-來稿精選，2012年2月25日。

http://big5.nikkeibp.com.cn/news/news/94-reader/59978-20120223.html?start=1 (最後拜訪日20120229)

8.馬守敏，iPad商標之爭 蘋果為何被咬了，中國法院網，2012年2月27日。

http://www.chinacourt.org/html/article/201202/27/475819.shtml

眾律國際法律事務所　實習律師郭怡妘

March 4, 2012

（原始圖片來源：中華民國外交部）

今日世界貿易越來越興盛，許多廠商為了讓自己的產品多加曝光，紛紛參與歐洲各國所舉辦的商展，以爭取訂約機會或是合作機會。然而，這裡面其實含有許多顯在或潛在的智慧財產權問題，可是有大大學問。

就如前陣子報導指出，中國廠商與我國廠商參與德國漢諾威電子展CeBIT時，遭到「圍剿」，51家廠商被突襲搜索，被扣押了68箱疑似侵權物品。

所謂的智慧財產權侵權，是指例如產品之專利權遭到侵犯等；其他可能被指控者，尚有例如產地來源有誤人之嫌的情形等，像是使用一些象徵性的符號顏色，使人誤以為產品來自於歐洲。

這種情形主要在於，若是跨國智慧財產權之侵權，往往有執法上的不便；然而，若是各國廠商齊來參與商展，再藉此「一網打盡」侵權之廠商，則往往來得方便，而且由於侵權行為地就在歐洲，歐洲當地的法院因此取得管轄權，這對歐洲的廠商當然是比較方便的。

由於展期通常不長，執法的方法就要講究速效了。對於參展物品執法的方法，最有效快速的莫非就屬「臨時禁制令」了。所謂的歐洲的臨時禁制令，概念與美國法的禁制令相似，套用於此，就是禁止產商繼續參展，若附帶扣押令的話，甚至可以直接扣押疑似侵權物品，藉此取得侵權行為之直接證據。若廠商遭搜索扣押或禁止參展，損失不可謂為不大，有時最後到頭來才發現產品根本沒有侵害他人之智慧財產權，因此本文建議參展廠商：

一、          事先組織專家隊伍，包括熟諳外語之律師以及智慧財產權顧問等；

二、          瞭解舉辦國的智慧財產權法規；

三、         了解舉辦國有關智慧財產權取締之程序規定，例如在德國，發出禁

　　　　　制令之前，必須事先給予疑似侵權人辯護之機會並聽取其意見，此

　　　　　時廠商即可以提出「保護性文件」來為自己作初步辯護。

四、          若遭搜索扣押，立即要求查閱令狀的內容，並與智慧財產權顧問一

　　　　　同審查之；以及

五、          要求指控人提出證據等。

References

歐盟委員會與中國商務部《歐洲知識產權保護指南──歐洲展會知識產權保護》

歐盟委員會與中國商務部《展會中的知識產權保護──歐洲的經驗和實踐》