眾律國際法律事務所/眾律國際專利商標事務所

簡介美國「Trade Dress」   商標法務專員 陳彥蓉

一、Trade Dress定義

Trade Dress (暫譯為“商品外觀與包裝”)係一法律用語，泛指消費者得憑藉以辨識商品來源之商品視覺外觀特徵或其外包裝，其內涵係一類似商標權之智慧財產權。其受法律保護之來源依據，係根據美國商標法(Lanham Act, 蘭哈姆法)第43條(a)項規定：

「任何人於任何商品或服務上，或任何商品容器上，於商業上使用任何文字、詞語、名稱、標記、圖示或其組合，或任何不實的來源指示、對事實不實的或誤導的描述或表示，其：

(A) 有使人對於該使用人與他人間的加盟、關連或聯合關係，或對於其商品、服務或商業活動之來源、經他人贊助或核准之關係，有致混淆、誤認、或欺騙之虞，或

(B) 於商業廣告或促銷活動中，對其本身或他人之商品、服務或商業活動之性質、特性、品質或地理上來源，為錯誤表示，

有上述情形之一者，任何人相信因其上述行為而蒙受損害，或有蒙受損害之虞，得向其提起民事訴訟。」

依上述第43條(a)之規定，一特定Trade Dress之所有人能對違反第43條(a)之侵權人提出訴訟，通說見解認為該所有人不以其Trade Dress經正式機關或制度之註冊登記為主張權利之前提要件。惟仍須符合美國商標法規定之(1)不具功能性(non-functional)及(2)識別性(distinctiveness)要件，並證明有致生混淆誤認之虞，始能主張有構成上述條文之違法。

儘管Trade Dress不以核准註冊為受法律保護之要件，但Trade Dress經登記於主要註冊簿(Principal Register)或輔助註冊簿(Supplemental Register)後確有以下諸多好處：

1. 在主要註冊簿註冊Trade Dress，註冊登記人之Trade Dress於美國境內視為已使用，並可向全國公告Trade Dress所有權，以達到防止他人使用或註冊該Trade Dress之目的。

2. 於主要註冊簿經5年後，註冊登記人之Trade Dress可取得一「無可爭辯的地位」(incontestable status)。此地位能排除他人以各種方式來爭議Trade Dress的註冊事宜；且在法院訴訟中，該地位能減輕Trade Dress註冊登記人之舉證責任，亦能更快說服他人於不經法院程序下，阻止他人使用該Trade Dress。

3. 儘管註冊於輔助註冊簿中，無法享有上述之主要註冊之好處，且其受法律保護之效力有限，但輔助註冊仍允許Trade Dress註冊登記人於其他國家主張權利以受到一定程度之保護。

二、Trade Dress之註冊要件/權利保護要件

如前所述，為使Trade Dress取得註冊登記，或取得能主張基於上述美國商標法規定之權利保護，Trade Dress必須具備下述兩要件：

(1) 不具功能性(non-functional)

所謂功能性，在Trade Dress的運用下，係指該Trade Dress之設計及其特徵(包括形狀、顏色、材質等)是其指定商品之競爭同業於市場上使用所必要或不可或缺者。基於市場公平競爭之理念，賦予此具功能性之Trade Dress有專屬排他權利，將影響並阻礙該類商品競爭同業之公平競爭。此定義顯示，在判斷一Trade Dress是否具功能性時，必須以其指定或使用之商品為判斷基準。

(2) 識別性(distinctiveness)

Trade Dress必須能使相關消費者藉以認識其所表彰之商品或服務來源，並可以之與他人之商品或服務做出區別。
關於商品外觀(product design)於主張Trade Dress，美國法院之見解認為商品外觀並不具有先天固有識別性(inherently distinctive)，因此必須提出證明該商品外觀經使用已使消費者得藉以區辨商品或服務來源，取得「第二層意義(secondary meaning)」而產生識別性。

美國是很早就建立商標法律制度的國家。1870年訂立商標法，1946年頒布蘭哈姆法，即美國1946年商標法修正案。

1988年再次修訂，制定了1988年商標法修正案，是為美國現行商標制度。

對於商標之保護，美國係採雙軌制，蘭哈姆法案及州法並行。

一、國際組織

(一)巴黎公約

(二)尼斯公約

二、申請商標所需資料

(一)  商品註冊申請書；

(二)  商標圖樣5個；

(三)  申請人或公司之姓名、行號、國籍；

(四)  商標使用聲明；

(五)  指定商品及商品類別。一個申請案僅可有一個類別，欲跨類申請需另案個別申請。

三、商標種類

(一)商品商標

(二)服務商標

(三)團體商標

(四)證明商標

四、申請程序及審查程序

      美國商標專責機關為專利商標局（USPTO），負責聯邦政府的商標註冊。收受申請案後，專利商標局會先進行形式審查，如申請文件不完備或指定商品、服務及其分類不明確時，得要求申請人限期補正。申請案如合程序，專利商標局會簽發日期，並於提交申請兩個月後發予申請人通知書。如不符要求，則會將所有材料包括申請費全數退還申請人。

      提交申請四個月後，專利商標局會審查並決定該商標是否能註冊。若決議無法註冊，審查人員會發函並註明退回理由，或是需要的改正。申請人須於收受通知書後六個月內答覆，否則該申請即為終止。倘申請人的答覆不能成立，主管機關將發出最終駁回。申請人可依此上訴商標審查及上訴委員會。

五、商標權之存續期間

         美國商標專用期自註冊日起10年，於專用期屆滿前6個月得申請延展，每次延展期為10年。辦理延展時須提交使用證明。

   又商標權人於商標註冊後第5年，須提出商標使用證明書。商標需使用於其所指定之類別及商品，若未為使用，則該商品及類別之商標專用權即告喪失。

參考文獻

世界智慧財產權法制，江必卿、盧玉櫻，中華民國標準協會。

http://www.ippro.com.tw/PDF%5Cdb3f3a66-401c-4675-a392-42a3d3eedf35.pdf

商標的基本概念就是區別商品來源的一種符號，所以「區別性」是某個符號能夠成為商標必須具備的功能，專有名詞叫做「識別性(distinctiveness)」。如果某種符號只是在形容其商品的內容或性質，例如把「燒烤」指定使用於餐廳服務，則因為「燒烤」就是在形容燒烤餐廳的餐飲「內容」或「性質」，如果賦予特定人商標權而排除其他的人使用，那就只有一個人能開「燒烤餐廳」了，這顯然是不公平的。所以「燒烤」是不具識別性的，不能申請商標。

不過有一個比較特別的例子是作品名稱的問題。美國一間製作嬰幼兒教學錄影帶的公司「The Brainy Baby Company, LLC」(下稱Brainy Baby公司)製作了一卷叫做「Laugh & Learn」的錄影帶，並且就「Laugh & Learn」此名稱向美國專利商標局(USPTO)申請商標註冊，指定使用於「一系列預先錄製好的、為嬰幼兒創意與智力發展所設計之錄影帶、錄音帶、數位影音光碟」，並且獲准註冊。然而，生產芭比娃娃的美國美泰兒公司(Mattel, Inc.)很不服氣，向美國商標審理與上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board, 下稱TTAB)，提起商標撤銷案，主張「Laugh & Learn」此商標即係在描述Brainy Baby公司所出版之錄影帶內容，應不具識別性而不得註冊為商標。

TTAB在其審理中指出，單一作品之名稱因為僅係作品內容之描述，不具備識別性而當然不得申請商標註冊。但是如果某一名稱已具備辨識「一系列」作品之功能，則因為已具有商標之功能性，因此是可以註冊商標的。但是這個「一系列」作品的要件判斷必須是不同的作品之間有著明顯的差異與區別，如果作品之間僅有些微之不同，例如「連續表演三天之鋼琴演奏會」，該表演就不能算是「一系列」作品，其表演名稱也就不具備可商標性。

TTAB審理事實後指出，Brainy Baby公司的「Laugh & Learn」雖然有錄影帶與DVD兩種不同版本，但是其內容則是完全相同的，而僅僅在畫質方面的提昇尚不足以使消費者會認為錄影帶版本與DVD版本是不同的作品，因此認定「Laugh & Learn」不構成「一系列」作品，從而撤銷了「Laugh & Learn」的商標註冊。

參考資料

1. “UNITED STATES: Same Title, Different Format, No Trademark!”, http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/UNITEDSTATESSameTitle,DifferentFormat,NoTrademark!.aspx, 最後瀏覽日：2012年3月9日。