眾律國際法律事務所/眾律國際專利商標事務所

前言：

台商甲在大陸侵犯台商乙之台灣已註冊商標，惟該商標尚未於大陸註冊，由於商標權係採屬地主義，其保護僅侷限於該國之內，而不及於該國領域之外。因此，乙除了盡速於大陸註冊商標外，是否有其他可以主張權利之法律依據？

一、我國商標法採屬地主義，依我國商標法取得商標權之人僅能於我國法律效力所及之境內主張商標權之保護。臺灣地區與大陸地區人民關係條例第50條規定：「侵權行為依損害發生地之規定。但臺灣地區之法律不認其為侵權行為者，不適用之。」因此，我國商標權人所享有之商標如於大陸地區遭他人為混淆誤認或減損該商標識別性或信譽之使用之情形，由於事發在大陸，而大陸並未保護系爭尚未於大陸註冊之商標，無法依我國商標法向行為人主張權利。

二、按民國86年3月4日司法院（86）秘台廳司三字第04872號函即說明：「……(一) 臺灣地區人民著作在大陸地區受臺灣地區人民侵害而請求損害賠償事件： 1 民事管轄權部分：臺灣地區人民為被告，如在臺灣設有住所，則其住所地法院有管轄權。2 民事實體法適用部分：上開事件乃臺灣地區人民相互間之民事事件，無『臺灣地區與大陸地區人民關係條例』之適用，亦無涉外因素，應適用臺灣地區著作權法之規定。……(二) 臺灣地區人民著作在大陸地區受大陸地區人民侵害而請求損害賠償事件： 1 民事管轄權部分：大陸地區人民在臺灣無住、居所，侵權行為地復在大陸，臺灣地區法院對其起訴事件無民事訴訟法第一條之管轄權或第十五條規定之管轄權，亦無從移送予有管轄權之法院，是原則上法院應以無管轄權駁回原告之訴。惟若大陸地區人民有財產在臺灣地區或大陸地區法人有分公司或事務所、營業所在臺灣地區者，依民事訴訟法第三條及第六條之規定，臺灣地區法院仍應認為有管轄權。2 民事實體法部分：依『臺灣地區與大陸地區人民關係條例』第五十條規定，應適用損害發生地之規定。惟如其侵權行為事實跨連臺灣地區與大陸地區者，依同條例第四十五條規定，以臺灣地區為行為地或事實發生地，應適用臺灣地區著作權法之規定。……」

三、因此，參照上開司法院之函釋意旨，臺灣人民於大陸地區有發生著作權受侵害時（解釋上亦可適用其他私權利受侵害之情形），如行為人為臺灣人民，我國法院自有管轄權並應依我國法（例如著作權法、民法）為審理，不適用臺灣地區與大陸地區人民關係條例第50條規定；如行為人為大陸地區人民時，原則上應以大陸地區之法院為管轄法院並依大陸地區之法律（例如中國侵權法）為審理，但行為人在臺灣有財產或是住、居所且侵權行為事實跨連兩岸地區者，則仍得以我國法院為管轄法院並依我國法為審理。

結論：中華民國國民之著作、商標、專利等私權利於大陸受侵害時，侵權行為人若亦為中華民國國民，或是大陸人民於台灣有財產或分公司、營業所等，中華民國法院仍得以管轄審理該案件。因此，乙得於我國對甲之商標侵權行為起訴主張權利。

商標權之侵害及救濟

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利工程師暨法務 簡敏丞

壹、民事責任之侵害行為及法律效果

     一、一般侵害之行為

台灣商標法第61條第2項明文規定:『未經商標權人同意，而有第29條第2款規定情形之一者，為侵害商標權。』而第29條第2項所規定之各款，即對於商標權排他效力之規定，必須要得到商標權人之同意，否則即為侵害商標權人之商標權，其包括下列情形 :

        (一) 於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。

        (二) 於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致消費者混淆誤認之虞者。

        (三) 於同一類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致 消費者混淆誤認之虞者。

因此由上述條文可知，一般商標權之侵害要件包括 :

1.未經商標權人同意，而使用其商標。

2.具有商標法第29條第2項之任何一種規定情形。

3.行為與損害具有因果關係。(行為人是否具有故意或過失為必要條件，上述條文並未明定，而目前學說上與實務上均採肯定見解，請參閱王澤鑑，侵權行為法，2005年，第69頁；台灣高等法院93年度上字第752號民事判決)

    二、擬制侵害之行為

台灣商標法第62條明文規定:『未經過商標人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權 : 一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人著名之註冊商標，而已該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。』因此就條文內容而言，該條為侵害商標權之擬制規定。

因此由上述條文第1款可知，擬制商標權之侵害要件包括 :

1.『明知』為他人著名之註冊商標。

2.他人已註冊之商標

3.須有使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱或其他表彰營業主體貨來源標識之事實。

4.須有致減損該著名商標之識別性或信譽之結果。

5.須有使用之行為且未得商標權人同意。

而上述條文第2款擬制商標權之侵害要件包括 :

1.『明知』為他人著名之註冊商標。

2.他人已註冊之商標

3.須有使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱或其他表彰營業主體貨來源標識之事實。

4.須致商品或服務相關消費者產生混淆誤認之結果。

5.須有使用之行為且未得商標權人同意。

    三、侵害商標權之民事責任

商標權人受侵害時，得主張 :

1.行使損害賠償、排除侵害或防止妨害請求權。

2.銷毀或其他必要處置之請求(商標法第61條第3項)

3.判決書內容之登載(商標法第64條)

至於商標權之損害賠償請求方面，計算方式得就下列『擇一』

1.具體計算(民法216條)

2.差額(通常所獲得之利益減去受侵害之利益)

3.侵害所得利益

4.銷售額

5.零售單價乘以500-1500倍或是總價(商標法第63條第1項3款、同法63條第2項)

貳、刑事責任之侵害行為與罰則

 商標法第81條、同法第82條及第83條均對於侵害商標權之刑罰作出具體規定，分別科處三年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣二十萬元以下罰金；一年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣五萬元以下罰金；並對於侵害商標權所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書均沒收之，除了滅失之情況外，不問是否扣案或是屬於何人所有，法院並無斟酌餘地，須宣告沒收。

參考資料 :

商標法(民國 100 年 06 月 29 日修正)，智慧財產法院，全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070001

商標法施行細則(民國 101 年 06 月 29 日修正)，智慧財產法院，全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070002

 台灣高等法院94年智上易字第5號判決。

 最高法院48年台上字第1934號判例。

 最高法院79年台上字第249號判決。

 最高法院91年台上字第2576號判決。

 最高法院88年台上字第1944號判決。

 最高法院80年台上字第1773號等判決。

 汪渡村，商標法論，台北，五南，2011年，第275-341頁。

 徐振雄，智慧財產權法，台北，新文京開發出版，2010年，第151-158頁。

 謝銘洋，智慧財產權法，台北，元照，2009年，第334-337頁。

 陳銘祥、吳尚昆、陳昭華、張凱娜，智慧財產權與法律，台北，元照，2009年，第90-95頁。

商標侵權行為之構成要件

按現行商標法第29條第2項規定，除同法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：

一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。

二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

另依同法第61條第2項之規定，未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權。商標權人對於侵害其商標權者，依同條第1項之規定，得請求損害賠償，此即商標法上對於商標侵權行為損害賠償請求權之明文規定。

依照侵權行為之一般構成要件基礎，必須有「加害行為」、「行為不法」、「侵害權利或利益」、「致生損害」、「損害與行為間因果關係」、「行為人有責任能力」、「行為人有故意或過失」等七項要件始該當於侵權行為。此即民法第184條「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」之規範要素。

然觀商標法第61條第2項之規定，法條中並無明示構成商標侵權行為是否須行為人具有故意或過失，但由於我國係屬民商合一制之國家，商標法未有規定或規定不明之部份仍應回歸適用民法之規定，因此商標侵權行為究竟須否行為人有故意過失即生解釋上之爭議。

智慧財產局之見解

依智慧局94年5月出版之「商標法逐條釋義」第61條之部份，其指出此爭議共可分為肯否二說。肯定說認為，侵害商標權，仍應具有民法第184 條規定之一般侵權行為之要件，亦即行為人須有故意過失，權利受侵害之人始得請求損害賠償，即採過失責任原則。否定說則指出，由於商標法係民法之特別規定，而商標法第61條第2項並無故意過失之規定，則依特別法優於普通法之法律適用原則，應認為商標侵權行為係採無過失責任。

另就比較法之觀點，日本商標法第39條準用特許法規定，即採過失推定原則；德國判例及學說對於商標侵權過失推定原則，亦多採肯定見解（商標法逐條釋義，頁148）。

因此，我國商標法第61條第2項雖無明文規定商標侵權行為採過失推定原則，但由於商標經註冊公告後一般人皆可經由搜尋得知商標註冊之事實，已有公示周知之情事，而商標侵害者又多為產製同類商品之業者、或者對於同類商品所知甚詳之行家，應負較一般人為高之避免商標侵權注意義務，因此應可類推適用民法第184條第2項「違反保護他人之法律者，推定有過失」，並以商標法作為保護他人之法律，即可將商標侵權行為解釋為推定過失，應由侵權人舉反證證明其無故意過失。

實務見解

按台灣台北地方法院95年度智字第69號判決之見解，「商標法之立法目的，係為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展（商標法第1條），對於商標權人而言，商標法應屬保護其權利之法律，故違反商標法之規定而侵害商標權之行為人，如欲免除侵權行為損害賠償責任，應舉證證明其行為無故意、過失。」可見該法院就商標侵權行為亦採「商標法為保護他人之法律」之見解，故適用或類推適用民法第184條第2項之規定，採取過失推原則，由侵權行為人舉證證明其行為無故意過失。另，台灣台北地方法院95年度智字第104號判決亦同此見解。

然亦有法院見解對於商標法是否為保護他人之法律採取否定之見解，如智慧財產法院100年度民商上字第14號判決指出，「商標法第1條之立法目的及商標法之相關規定，其用語並非禁止法條或命令法條，
即非為保護個別特定法益之規定，故非屬民法第184 條第2 項所謂保護他人之法律。」

結論

商標侵權行為在我國究竟係採「過失責任原則」抑或「推定過失原則」，智慧局之見解似因為比較法上之日本及德國法制皆採後者，因而其亦較為偏向採推定過失原則。然就法院判決見解而言，則採取過失責任或推定過失責任者皆有之，尚未形成一致之見解而有爭議存在。故實際案例中若商標權人欲對他人主張商標侵權，仍可能需舉證證明侵權行為人之故意過失。但若無法舉證亦不表示其侵權行為之主張全無成立之可能，仍可在訴訟上主張應由侵權行為人舉證證明其無故意過失，則「舉證責任之所在，敗訴之所在」，商標權人仍有機會勝訴。

參考資料

1.經濟部智慧財產局，《商標法逐條釋義》，2005年5月。

2.台灣台北地方法院95年度智字第69號判決。

3.台灣台北地方法院95年度智字第104號判決。

4.智慧財產法院100年度民商上字第14號判決

輸出入之行為

依現行商標法第82條之規定，明知為侵害他人商標權之商品，而輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五萬元以下罰金。所謂「輸出或輸入」之定義，商標法並無明文規定，但依貿易法第2條之規定：「本法所稱貿易，指貨品之輸出入行為及有關事項。」亦即本國常住居民（包括個人及機構）與非常住居民商品所有權之移轉（包括買賣與贈予），著重的是商品流通的事實，與「海關進出口」著重點為商品是否有進關與出關，範圍有所不同。既然商標法之明文為「輸出或輸入」，則自應解釋為範圍較廣之商品流通行為，而並不限於經過海關之進出口行為。

自由貿易 vs 商標保護

實務上產生爭議的案例為，國外商標權人委託在我國之代工廠生產附有其商標之商品並回銷給該外國商標權人或銷往第三地，但該商標在我國係由他人所有，則由於該代工廠生產附有系爭商標之商品並銷往國外之行為，已符合商標法第82條之「輸出」，因此我國商標權人似可主張商標侵權，聲請司法機關或行政機關藉由邊境保護措施或假扣押貨品、為定暫時狀態假處分等措施以禁止侵權商品出口。由於我國商標保護係採「屬地主義」，亦即僅有在我國取得註冊之商標才受到我國商標法之效力所及，國外商標權人不得在我國主張他國商標權。然，其於我國代工生產製造並回銷國外實係合法行為、且對於我國國民經濟亦有助益，因而在此等案例中即生商標保護與自由貿易之衝突。

智慧局財產局之見解

依智慧局財產局民國94年5月出版之「商標法逐條釋義」第81條說明之部份，對於回銷行為是否侵害我國商標權人之權利，其判斷標準為「系爭商品有無在我國流通」，亦即「若製造商僅有製造行為，而於生產後，全數運往約定之委託人之國家或其指定之其他國家或地區，則此回銷行為，基於代工廠商並無以行銷目的使用商標之意思，非商標之使用，且代工出口亦屬我國貿易賺取外匯之常態，難認有侵害製造地註冊商標權人之權益。」（商標法逐條釋義，頁177）。也就是說，代工廠如果完全沒有將產製商品流出至代工國市場販售，而係全數運往國外，則代工廠實際上並無「行銷」產品之行為，不符合現行商標法第6條商標使用之行為態樣，因此亦不構成侵害商標權之行為。反之，如果代工廠有將代工商品流出市面而在本國內銷售之情事，即構成商標法第81條之「仿冒商標罪」，同時亦構成商標法第61條第2項之商標侵權行為，該國外委託人若知悉上情仍繼續其委託代工關係，甚或有指示其代工廠在本國銷售代工產品，更可能與代工廠成立共同侵權行為。

實務見解

關於此問題，台灣高等法院花蓮分院於民國82年6月1日之刑事法律專題研究即有表達見解。研討結論認為，由於台灣為出口及轉運為大宗之國家，此等國外業主於我國委託代工之交易型態極為常見，為免除貿易障礙，此種接受外國廠商委託，以其在外國取得之註冊商標指定加工製造之商品，並輸出予原委託人，並非行銷，不應受商標法第6條第1項之規範，自毋庸負侵害商標權之刑責。

台灣高等法院88年度上易字第919號判決亦同此見解，認為國內代工廠因自始僅認知系爭商標為國外客戶所擁有，而受託代工製造指定之商品回銷國外，代工廠並未在國內行銷商品，則代工廠並無任何侵害他人商標專用權之情事。

另依台灣台南地方法院90年度訴字第245號判決，實務見解雖然多認為「回銷」並不構成商標侵權，但所謂「回銷行為」限定於受「外國商標專用權人」的委託之商標使用行為，若非受外國商標專用權人之委託，即屬商標法第81條之商標使用與第82條之輸出行為。

結論

綜上所述，回銷行為究竟是否構成商標法第82條之輸出仿冒商標商品罪，必須視國外委託人是否為國外商標專用權人、國內代工廠有無將代工產品流出市面行銷等要件判斷之，而國內代工廠若有銷售行為，則可能構成商標法第81條仿冒商標罪、第82條輸出仿冒商品罪、及第61條第2項之商標侵權行為，國外委託人若明知其銷售情事仍持續委託代工、或指示其銷售，更可能與代工廠成立共同侵權行為。

參考資料：

1.經濟部智慧財產局，《商標法逐條釋義》，2005年5月。

2.林發立、呂靜宜，〈漫談我國商標使用實務相關問題〉，《新世紀智庫論壇第42期》，頁78-101。

3.台灣高等法院花蓮分院於民國82年6月1日之刑事法律專題研究。

4.台灣高等法院88年度上易字第919號判決。

5.台灣台南地方法院90年度訴字第245號判決

「林來瘋(Linsanity)」商標專用權

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-02-20

壹、新聞摘要－NBA》律師證實　林書豪申請「林來瘋」商標權[1]

「自由時報 林書豪熱潮延燒，讓許多商家都推出「Lin」系列商品，其中「Linsanity」1詞最受大眾喜愛，今林書豪的委任律師狄絲（Pamela Deese）證實，林在13日就已委託她向商標專利局正式遞件，申請「Linsanity」、「Jeremy Lin」2詞專利，未來任何週邊商品都需要經過林書豪授權同意才能用上這2詞。…

事實上，早在2年前，林書豪的高中教練史雷頓（Andrew Slayton）就已經使用Linsanity.com與thejeremylinshow.com等2個網域名稱，最近更搶搭書豪熱，在網路上拍賣林的相關商品。不過有律師指出，史雷頓的行為可能已經觸法，美國聯邦法律規定，禁止未經同意就使用在世者姓名註冊成商標，若林書豪申請核准，可針對他人所註冊的可能侵權的商標題出異議。」

貳、善意合理使用之抗辯

我國商標法第36條地1項第3款(1000531 版)，對於商標權效力設有「善意先使用」之例外，美國15U.S.C.§1115(b)(4)[2]亦設有善意(good faith)和合理使用(fair use)之抗辯。故經長期使用之名詞嗣後經他人註冊為商標，該名詞之繼續使用未必即會構成商標侵權。

依據美國KP PERMANENT MAKE-UP, INC V. LASTING IMPRESSION I,INC.案之實務見解，先使用人若僅將商標作敘述性、說明性之善意合理使用，而非將其作為商標使用時，即可主張善意合理使用之抗辯。商標權人若欲推翻該主張，則應舉證證明該使用將造成消費者對於該商標之混淆，削弱該商標之價值，已超出合理使用之範疇。[3]

參、網域名稱與商標

網域名稱(Domain Name，域名)，為網路網址中最具識別性之部分，其效用有如網路世界之門牌，熟悉網路使用者常藉由域名之直接輸入以連結各個網站，一般大眾也常藉由域名辨認網站之來源。依據「先註冊先使用(first come, first served.)原則」，先申請人即擁有該域名之使用權。

基於使用他人商標作為域名，易使一般消費者產生商標與網站間之具有來源或授權關係之認識，我國商標法[4]及美國法[5]均設有相關之禁止規定。若使用他人商標作為域名，導致相關消費者產生兩者間關聯性之誤認，即可能構成商標侵權。

肆、代結論

依據美國法相關規定，若「林來瘋」之商標申請註冊通過，則林書豪即可取得「Linsanity」、「Jeremy Lin」之專用權。史雷頓（Andrew Slayton）雖使用該名詞作為域名在先，然因其先前並未註冊，若亦不具備善意合理使用之要件，即不得對抗林書豪之商標專用權。

依據美國判決實務見解，史雷頓（Andrew Slayton）將上述名稱作為域名，並於該網站上販售林書豪之相關產品，已非將該名詞單純作為敘述性、說明性之使用，且易使消費者產生兩者間關聯性之誤認，無法主張善意合理使用。若史雷頓（Andrew Slayton）繼續使用上述域名，且未與林書豪簽訂授權契約或經林書豪同意使用，在該商標申請案通過後，即會構成商標侵權。

依美國反搶註網域名稱消費者保護法(Anticybersquatting Consumer Protection Act.)之規定，每個惡意利用他人商標作為網域名稱，混淆消費者之判斷以謀取利益之網站，最高將可罰鍰10萬美元。

參考資料及連結：

1.自由電子報，NBA》律師證實　林書豪申請「林來瘋」商標權，2012年2月19日。

http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=605307&type=%E9%AB%94%E8%82%B2   (最後拜訪日 20120220)

2.汪友堯，談商標法上合理使用抗辯問題，2007年2月。

http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=240 (最後拜訪日 20120220)

3.15U.S.C.§1115(b)(4).

4.Anticybersquatting Consumer Protection Act.