眾律國際法律事務所/眾律國際專利商標事務所

美國一間連鎖餐廳業者「Pollo Tropical」(下稱Pollo餐廳)於1994年4月25日向美國專利商標局(USPTO)提出了其餐廳標誌「POLLO TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL」(見圖一)之商標申請案。不過說巧不巧的，有一位Giulio Gambettola先生(下稱朱利歐先生)在同年6月20日也向西班牙商標局申請了「一模一樣」的商標。隨後，Pollo餐廳亦於1994年10月21日在西班牙提出了商標申請，但是其申請遭到朱利歐先生以其先申請案為由提起異議，被西班牙商標局核駁。Pollo餐廳另於2000年6月9日在英國取得了其商標文字以及圖樣之註冊，朱利歐先生也在2004年4月就其西班牙商標成功取得了歐盟商標(Community Trade Mark)之註冊。Pollo餐廳與朱利歐先生之間的商標註冊戰終於在2007年燃起煙硝，Pollo餐廳向歐盟商標局(OHIM)對朱利歐先生之歐盟商標註冊提起了撤銷案，主張其英國之先註冊商標應使朱利歐先生在後之歐盟商標申請不得註冊，另主張朱利歐先生於提出歐盟申請案時已獲知Pollo餐廳在美國之著名商標，因此其歐盟商標申請係出於惡意(bad faith)。

案經歐盟商標局審理，歐盟商標局認為Pollo餐廳並未在英國「實際使用」(genuine use)其商標，因此Pollo餐廳主張其英國商標註冊為朱利歐先生歐盟商標申請之前案商標並無理由。此外，歐盟商標局亦認為朱利歐先生之歐盟商標申請與其先前之西班牙商標申請存在著「商業上關聯性」，而朱利歐先生提出西班牙商標申請與Pollo餐廳提出美國商標申請時點僅有兩個月之差距，當時朱利歐先生應無法得知Pollo餐廳於美國之商標，故Pollo餐廳主張朱利歐先生提出歐盟商標申請時已得知Pollo餐廳美國商標之主張亦無理由。最後，歐盟商標局亦認為朱利歐先生欲以五百萬元美金之高價將其歐盟商標轉讓予Pollo餐廳之事實並不構成朱利歐先生之歐盟商標申請係出於惡意之證據。故，歐盟商標局駁回了Pollo餐廳之商標撤銷案。

隨後，Pollo餐廳向歐盟普通法院(General Court of the European Union)提起上訴，該法院以下面的理由駁回了其上訴：

(1)   除非Pollo餐廳能具體證明朱利歐先生有使消費者混淆誤認之故意，否則其商標申請即推定為善意。

(2)   雖然兩造之商標完全一致，但此點並不會直接導出商標申請為惡意之結論。

(3)   沒有任何具體事實顯示朱利歐先生並無使用商標之意思、其商標申請僅為阻撓Pollo餐廳發展歐洲業務。

(4)   Pollo餐廳與朱利歐先生亦無何等商業或業務上關聯，故亦難認為其於申請西班牙商標註冊時即已得知Pollo餐廳在美國之商標註冊。

(5)   朱利歐先生對於Pollo餐廳要求五百萬美元之高額商標轉讓金並不成為商標申請惡意之直接證據。

由此可知，歐盟普通法院認為商標轉讓金之高低應係當事人之間的經濟利益、商業價值、交易功能等主客觀因素之綜合考量，並非商標轉讓人申請商標意圖之反射，尚不能作為證明商標申請惡意之證據。

圖一：「POLLO TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL」商標

參考資料

1. “EUROPEAN UNION: General Court Rejects CTM Invalidity Action Based on Bad Faith”, http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EUROPEANUNIONGeneralCourtRejectsCTMInvalidityActionBasedonBadFaith.aspx, 最後瀏覽日：2012年3月22日。

智慧財產侵權警告函之注意事項

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-03-22

壹、 前言

實務上，智慧財產權人在其權利遭受侵害時，除會採取專利舉發、商標異議等行政救濟措施外，並會對加害人甚致其相關之交易對象發出警告函，請求其中止侵害行為，以免侵害狀況繼續擴大。

然而，警告函之發出是否有時間、方式上之限制?在事實狀況不明之前提下，任意散發警告涵是否有權利濫用之虞?

貳、 智慧財產權與公平交易

智慧財產權設立之目的，在於以立法方式賦予權利人排它性、獨占性之保障。然而，凡權利均有其行使上之界限，逾越合理範圍之行使即會構成「權利之濫用」。

相對於智慧財產權在於權利人個人財產之保障，公平交易法之立法目的則在於交易秩序和消費者利益之維護，以及市場公平競爭之確保。兩者均具有促進經濟、發展產業之目的，惟其仍有發生衝突之可能。

依公平交易法第45條，「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」

換而言之，智慧財產權之權利行使若逾越「正當」範圍，除構成權利濫用外，更有違反公平交易法規定之虞。

參、 公平交易法

1. 第22條：

「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。」

2. 第24條：

「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

3. 第45條：

「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」

肆、 行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則(96.05.08)

1. 適用範圍：(第1點、第6點)

包括企業對於同一產銷階段或不同產銷階段競爭關係企業侵權之警告行為。

2. 適用客體：(第2點)

包括警告函、敬告函、律師函、公開信、廣告啟事，以及其他足以傳達訊息之書面

3. 警告函發送先行程序：(第3點、第4點)

(1) 原則—

a. 先經法院一審判決或著作權審議調解委員會確認侵權。

b. 事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商、代理商，請求排除侵害。且其無違反公平交易法第19條、第21條、第22條、第24條規定之違法情形，或已取得專利侵權鑑定報告。

c. 警告函內敘明智慧財產權之明確內容、範圍，及受侵害之具體事實，使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

(2) 例外—

未踐行排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行該通知程序。

4. 法律效果：（第5點）

a. 未踐行先行程序

若具有足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第24條之違反。

b. 已踐行侵害排除通知或警告函記載內容符合先行程序規定

若內容涉有不公平競爭情事者，仍可能違反公平交易法第19條第1款、第3款、第21條、第22條、第24條之規定。

伍、 代結論

由上可知，智慧財產權之行使仍受有權利濫用禁止之限制。是以，縱係為保全智慧財產權所發送之警告函、律師函等書信通知時，仍須符合「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」中之先行程序規定，否則即有可能因該警告函之內容含有不公平競爭情事，或具有足以影響交易秩序之行為而違反公平交易法之相關規定，而受該法第36條至第39條之刑事責任。

參考資料及連結：

1. 公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則，公平交易委員會。

http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=224(最後閱覽日 20120322)

2. 顧振豪，智慧財產權權利濫用之問題分析，電子商務法律適用解析，第55~64頁。

哥倫比亞之新修正商標法已分別於2011年末與2012年初生效施行，修正的部份主要涉及商標申請之審查、聽證、商標權利之救濟、以及商標公告等制度。

2011年12月23日，哥倫比亞商業、工業及旅遊部(Ministry of Commerce, Industry and Tourism)與哥倫比亞財政部(Ministry of Finance)聯袂發布了第4886號法令，該法令於2011年12月26日生效，主要內容為更動了哥倫比亞工業產權主管機關「工業暨商業督察局(the Superintendency of Industry and Commerce)」之組織架構，並且就其權限做出以下之變更：

(1)   取消對於哥倫比亞商標局所作成之處分之再審查請願程序(reconsideration petitions)，取而代之的是可以對其處分提起上訴(appeal)，有權審理及裁決機關則是工業產權督察局代表(Deputy Superintendent for Industrial Property)。

(2)   哥倫比亞商標局則是有權安排商標申請人與異議人進行促進協調聽證會(facilitation hearings)，並有權對於商標申請案提出修正建議，促使商標申請案能順利進入註冊階段。

(3)   工業暨商業督察局有權訊問任何可能對於商標爭議案重要事實提供證言之人，並規定作證之人有宣誓及遵守其他哥倫比亞民事訴訟法程序規定之義務。

此外，於2012年1月31日，哥倫比亞工業暨商業督察局宣佈，未來哥倫比亞工業產權公報(Industrial Property Gazette)將改為每月出版兩期，亦即兩週出版一期。

可以預期的是，上述新法修正將使哥倫比亞的商標審理程序更為便利、迅速、可靠。

參考資料

1. “COLOMBIA: Changes in Registration Procedures”, http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/COLOMBIAChangesinRegistrationProcedures.aspx, 最後瀏覽日：2012年3月21日。

德國最高法院對於使用改進後之商標是否得對於原先之商標主張實際使用表達見解之另一著名案件為LEVI’S案[1]。在本案中，著名的牛仔褲製造商Levi Strauss & Co.(下稱Levis公司)所擁有之商標為置於牛仔褲後方口袋左上角之紅色標籤，而其經銷商未經其同意而在經銷商自行生產之牛仔褲後方口袋右上角縫上紅色標籤，因此Levis公司主張該經銷商之行為構成商標侵權，向法院提起訴訟。

然而，該經銷商在訴訟中抗辯Levis公司未實際使用其紅色標籤商標，因為Levis公司實際銷售之牛仔褲左上角所縫上之紅色標籤上附有「LEVI’S」之字樣，而非原先註冊之空白紅色標籤，且該附有字樣之紅色標籤亦已取得商標註冊。因此，經銷商主張Levis公司僅就該附有字樣之紅色標籤商標有實際使用，而原先之空白紅色標籤商標根本未經實際使用，應不受商標專用權之保障。

案件經上訴至德國最高法院，該法院認為商標權人應享有有效維護其商標專用權之正當權利，此種維護行為應包括將商標之各個構成部份獨立申請註冊之態樣，只要各該構成部份皆具備識別性。這是因為，如果商標權人僅就其商標之綜合態樣取得註冊，而並未就各構成部份加以註冊保護，則如果他人僅取其非屬顯明或主要之構成部份加以仿冒，商標權人就無法以其註冊之綜合商標態樣對該等仿冒行為主張權利。因此，對於商標各構成部份分別獨立申請註冊，本來就是商標權人應享有之權利，商標實際使用之主張亦不應因改進後之商標是否取得註冊而有差別待遇。因此德國最高法院認為，Levis公司使用已註冊之附有字樣紅色標籤商標，亦得對於原先之空白紅色標籤商標主張實際使用，判決Levis公司勝訴。

基於德國最高法院在前述兩案中所表達的見解，可以知道商標實際使用之範圍應可適當擴張至使用經修改並另取得註冊之商標，如此之解釋除了並不違反商標實際使用所欲達到之避免濫行申請商標之目的，亦賦予商標權人足夠之空間以維護其整體商標組合之權利。更重要的是，商標權人可以無後顧之憂的改進其商標，使商標保護能與時俱進，發揮商標制度之最大效益。

參考資料

1. “Genuine Use of Trademarks in the EU: New Referrals to the Court of Justice by the German Federal Supreme Court”, http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/GenuineUseofTrademarksintheEUNewReferralstotheCourtofJusticebytheGermanFederalSupremeCourt.aspx, 最後瀏覽日：2012年3月20日。

德國最高法院指出，商標註冊要求「實際使用」之目的在於減少無意義之商標註冊、並且降低潛在商標衝突之發生機率。因此，對於商標「實際使用」之限制，其主要目的即在於排除純粹防禦性之商標註冊(purely defensive registration)。因此，如果商標權人有正當理由必須將其註冊商標稍做修改而使用，例如商標權人為了迎合消費者的喜好而將商標改得更有現代感，則在這種情形下不應以商標實際使用之限制苛責商標權人之正當行為，若不認為這種改進商標並使用之行為無法構成商標之實際使用，尤其是在改進後商標亦取得註冊之情形，則商標權人之先前商標專用權將化為烏有。

此外，如果不允許商標權人以使用改進後並取得註冊之商標來主張先前商標亦有實際使用，則商標權人將遭遇兩難的情況。亦即商標權人只能選擇不註冊改進後的商標而須承擔此等改進後商標遭他人侵權之風險，或者選擇註冊改進後商標而使其先前註冊商標暴露於因未使用而被撤銷之危險。無論哪一種選擇，都會對於商標權人因先前商標註冊所應享有之權利造成相當大的隱憂，同時也會使商標權人卻步於改進其商標，這對於商業交易與商標制度發展都是相當不利的，顯非商標實際使用限制之立法原意。

德國最高法院亦認為，如果不允許商標權人以使用稍做修改並取得註冊之商標主張先前商標之實際使用，則要架構「系列商標(a family of marks)」的困難度就更高了，這是因為「系列商標」通常都會有一個共通的部份，而這個共通的部份一般都不會單獨被使用，而是與其他商標併同使用。如果合併使用商標之行為無法主張就共通部份有實際使用，則共通部份之商標註冊將很容易遭到撤銷，「系列商標」隨即分崩瓦解。

最後，德國最高法院舉出歐盟法院(European Court of Justice)在L & D SA v. OHIM案[1]之見解，該判決認為如果某個商標為另一個商標之構成部份，則可以另一商標具備識別性為由主張該商標亦有識別性。因此，如果商標權人可以就另一註冊商標之使用主張識別性而取得商標註冊，卻又因無法主張實際使用而喪失了該商標之註冊，顯然有邏輯上之矛盾。

因此，德國最高法院認為，原告使用「PROTI POWER」及「PROTIPLUS」等註冊商標，已經可以對於「PROTI」主張實際使用，因此判決原告勝訴。

參考資料

1. “Genuine Use of Trademarks in the EU: New Referrals to the Court of Justice by the German Federal Supreme Court”, http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/GenuineUseofTrademarksintheEUNewReferralstotheCourtofJusticebytheGermanFederalSupremeCourt.aspx, 最後瀏覽日：2012年3月19日。

商標之實際使用(genuine use)是商標撤銷案中商標未使用的主要抗辯理由。商標使用聽來很簡單，只要有把已註冊之商標用在自己的商品或服務之上，基本上就可以主張商標使用。但是，如果實際使用的商標樣式相對於註冊申請時的商標有某種程度上的修改、或者將數個註冊商標併同使用，能不能算是實際使用了商標呢？在歐盟商標法的體系之下，直到2007年著名的BAINBRIDGE案[1]出現前，在歐盟法域裡的一般見解都還是認為，將商標稍做修改而使用也算是實際使用，縱使商標權人就此修改後之商標形式亦已申請註冊。德國商標法第26條(3)對此即有明文規定。

然而，歐盟法院在2007年的BAINBRIDGE案中對於此問題所表示的見解為，「對於一個註冊商標之實際使用，不可能基於另一個稍有不同之註冊商標之實際使用而確立」，這也就是說，歐盟法院認為使用修改後商標、就此商標亦取得註冊之情形，就不能對於原先未修改之商標亦主張有實際使用。此見解無疑是對於歐盟法域中一般對於符合商標實際使用之通念投下了一顆震撼彈。

其實，本問題在歐盟商標規則(EU Trademarks Directive 2008/95/EC)中已有部份之規範。該規則之第10條(2)(a)指出，在不變更原註冊商標主要識別部份之前提下，使用經修改的商標於商品之上可構成原註冊商標之實際使用。然而，此項規則並未明確指出經修改之商標若已取得獨立註冊，是否仍屬於該條之規範範圍。此外，若係將註冊商標與其他註冊商標結合使用，例如將「Coca Cola」與「可口可樂」一起使用，是否可主張有實際使用「Coca Cola」，亦無法由該規則找到明確的回答。

關於以上兩點疑問，德國最高法院的兩個判決見解或可作為解釋論上的指引方向。第一個案件被稱為「PROTI案[2]」，該案原告為「PROTI」此商標之所有權人，控告被告註冊商標「PROTIFIT」侵犯其先註冊商標權，提起商標撤銷訴訟。被告主商原告並未實際使用「PROTI」此商標，原告則是抗辯其有使用「PROTI POWER」以及「PROTIPLUS」兩註冊商標，故應可構成商標實際使用。

參考資料

1. “Genuine Use of Trademarks in the EU: New Referrals to the Court of Justice by the German Federal Supreme Court”, http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/GenuineUseofTrademarksintheEUNewReferralstotheCourtofJusticebytheGermanFederalSupremeCourt.aspx, 最後瀏覽日：2012年3月15日。

「.tw」域名爭議之處理

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-03-20

壹、 臺灣網路資訊中心(TWNIC)

TWNIC起始於1994年之「臺灣網路資訊中心兩年實驗計畫」，1996年成立「中華民國電腦學會臺灣網路中心」，到1999年12月29日正式完成法人設立登記。

TWNIC是建立「.tw」此一通用頂級域名(gTLD)爭議處理機制之中立非營利組織。[1]僅提出爭議處理之管道，協助提供爭議處理所需之資料，並負責處理結果之執行，然其並不介入調解和訴訟之程序。[2]

此外，關於網域名稱之註冊申請部分，亦於2001年3月起即改由其他經授權之註冊機構[3]負責。 

貳、 財團法人網路資訊中心域名爭議處理辦法

此辦法係由TWNIC於2000年制定，2001年3月8日實施，並於2001年12月4日和2010年7月7日經過兩次修正。

一、     適用對象－「.tw」和「.台灣」之域名爭議

1. 辦法第2條第1款－

「網域名稱：指註冊管理機構或受理註冊機構依財團法人台灣網路資訊中心所公布相關辦法核發國家代碼(ccTLD)為『.tw』及『.台灣』之名稱。」

2. 本辦法所處理之對象，限於以「.tw」和「.台灣」為通用頂級域名者。其他域名之爭議，應依其國家代碼循不同國家之域名爭議處理機制處理。若不具國家代碼者，則依「統一網域名稱爭議處理政策」向ICANN所認可之爭議處理機構為之。[4]

二、     處理機構－資訊工業策進會科技法律中心、台北律師公會

1. 辦法第2條第4款－

「爭議處理機構：指經註冊管理機構認可處理網域名稱爭議之中立機構。」

2. 目前國內經認可之機構有:資訊工業策進會科技法律中心、台北律師公會。

三、     申訴要件

1. 辦法第5條第1項－

「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依本辦法向爭議處理機構提出申訴：

一、 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

二、 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

三、 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」

2. 辦法第5條第2項後段－權利或正當利益之判準

「有下列各款情形之一者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益：

一、 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱，銷售商品或提供服務者。

二、 註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知。

三、  註冊人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式，獲取商業利益者。」

3. 辦法第5條第3項－惡意之判準

「認定第一項第三款惡意註冊或使用網域名稱，得參酌下列各款情形：

一、 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式，自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

二、 註冊人註冊該網域名稱，係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

三、 註冊人註冊該網域名稱之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活動。

四、 註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。」

4. 本辦法是參考國際組織相關規定而制定，而ICANN「統一網域名稱爭議處理政策」認為，所有要件均為申訴之必要要件。且「網域名稱爭議處理機制研擬小組會議」於制定本辦法時，也有要件須兼具方得申訴之共識。

四、     處理程序－辯論主義原則[5]

1. 辦法第5條第2項前段－

「認定前項各款事由之存否，應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料。」

2. 由於域名爭議對公益影響較小，故仍以辯論主義為主。

五、     決定之內容－移轉或取消域名之註冊

1. 辦法第4條－

「有下列情形之一，註冊管理機構得取消或移轉已註冊之網域名稱：

一、 註冊管理機構收到註冊人或代理人書面之指示者。但第十四條之情形不在此限。

二、 註冊管理機構收到法院之確定裁判或與確定判決有相同效力之證明文件者。

三、 註冊管理機構收到爭議處理機構之決定書者。

註冊管理機構亦得依註冊人所同意之相關註冊辦法或其他法令之規定，取消或移轉已註冊之網域名稱。」

2. 爭議處理機關依據本辦法所得作成之決定，僅限域名註冊之移轉或撤銷等行政管制，並無法判定民事賠償責任。

六、     訴訟之提起及效力

1. 辦法第10條－

「本辦法之規定，不妨礙當事人向法院提出有關該網域名稱之訴訟。
專家小組作出取消或移轉註冊人之網域名稱之決定時，應由爭議處理機構寄送註冊管理機構與當事人。
註冊管理機構於接獲爭議處理機構送達日起十工作日內，註冊人未依實施要點第三條第四項第十二款提出訴訟之證明文件者，註冊管理機構即執行該決定。
註冊人於前項期限內提出前項證明文件者，註冊管理機構暫不執行該決定。但任一方當事人向註冊管理機構提出下列文件者，應依該文件之內容執行之：

一、 經公證之當事人和解契約書。

二、 撤回訴訟之證明文件、法院之確定裁判或與確定判決有相同效力之證明文件。」

2. 實施要點第3條第4項第12點－

「申訴書應記載下列事項，並應同時提出紙本及電子檔，但附件無電子檔者，得免提出電子檔：

十二、敘明對網域名稱之取消或移轉之決定不服者，申訴人得向法院提起訴訟。」

3. 依本辦法提起申訴後，並不妨礙當事人另提訴訟程序請求民事賠償、聲請假處分或提起商標侵害之刑事訴訟。[6]且在處理決定做成後，申訴人更得依據訴訟證明暫停註冊機構之執行。

參考資料及連結：

1. 財團法人網路資訊中心域名爭議處理辦法。

2. 郭戎晉，網域名稱申請與爭議處理研析，電子商務法律適用解析，2009年11月出版1刷。

3. 雷憶瑜、謝銘洋，網域名稱爭議處理機制介紹－兼論其與ICANN所制定之UDRP之異同，2001年7月16日，第13頁。

http://www.twnic.net.tw/download/seminar/717/717-1.ppt (最後閱覽日20120320) 

[1] 各國之類似組織如:日本JPNIC、中國CNNIC、韓國KRNIC等。

[2] 財團法人網路資訊中心域名爭議處理辦法第12條。

[3] TISNet、亞太電信、HiNet、網路中文、PChome、遠傳電信、臺灣大電訊、neustar、webuic、ipmirror。

[4] 郭戎晉，網域名稱申請與爭議處理研析，電子商務法律適用解析，2009年11月出版1刷，第10~11頁。

[5] 同註4，第9~10頁。

[6] 雷憶瑜、謝銘洋，網域名稱爭議處理機制介紹－兼論其與ICANN所制定之UDRP之異同，2001年7月16日，第13頁。

http://www.twnic.net.tw/download/seminar/717/717-1.ppt (最後閱覽日20120320)

域名(Domain Name)開放對智財權之利弊

眾律國際法律事務所實習律師　陳映青

2012-02-04

壹、 新聞摘要－「.Apple」來囉 ICANN新域名今起受理[1]

「自由時報  全球網域名稱管理機構ＩＣＡＮＮ，十二日起將允許任何企業、組織，在出具合法證明並繳交高額申請費下，自訂網域名稱，以.Apple、IMF或.Paris等，取代現行的「.com」、「.net」或「.org」等通用上層網域名稱（gTLDs）。堪稱是網際網路誕生三十年來最大變化。」

「但域名擴展也產生增加業者成本、混淆顧客認知、滋生網路詐騙等疑慮，…。甚至新上層域名可能會為仇恨團體搭起新舞台，或許多網址以猥褻字眼作結尾。」

「國際貨幣基金等逾二十五個全球性組織，上週致函ＩＣＡＮＮ，對其名稱可能遭到「誤導性的註冊及利用」表示憂心。ＩＣＡＮＮ則強調，知名企業可依其智慧財產權登記，以確保網域名稱使用權，並有配套防範措施，不會對聯合國和其他國際組織造成問題。」

貳、 域名(Domain Name)

      網域名稱，簡稱域名，指一般網址中「http://....../」之虛線部分。域名係採「first come, first served.」原則，故一個域名僅能被註冊一次，註冊成功後應繳交年費以維持其效力。簡而言之，域名可算是網際網路世界中各網站之門牌號碼，網路使用者多使用網址連結各個網站。

   目前通用頂級域名(generic top-level domains, gTLDs)，約有.com、.edu、.gov、.cat等22個。2011年中，全球網域名稱管理機構(ICANN)通過決議，往後得以產品和商標名稱作為客製化之頂級域名(gTLDs)。2012年初，更公開了第一個客製化新域名「.Apple」，堪稱為域名制度之一大轉變。

參、 域名與智慧財產之結合

    域名之知名度與網站之閱覽人次呈正相關，故企業在發展電子商務時，多以其品牌商標作為域名，利用結合商標－具有企業象徵之品牌形象－與域名－連結快速之資訊傳播網絡，以充分發揮該商標之經濟價值。故域名制度之完善與否，將與智慧財產價值之保障息息相關。

肆、 域名開放之利弊

    全球網域管理機構(ICANN)主張，開放客製化之通用頂級域名(gTLDs)，可以帶給網路使用者另一種新的網路搜尋模式，並提供企業另一種品牌行銷方式，帶給網路世界一個全新的體驗。[2]

     但反對者則主張，通用頂級域名(gTLDs)的增加，將給予網路蟑螂另一個搶註網域的戰場，產生消費大眾認知之誤導，並增加企業之經營成本[3]。且現有之通用頂級域名(gTLDs)，已可滿足現行網域之需求，似無須再創造費用昂貴、註冊程序冗長的客製化域名。

伍、 代結論

    在商標被第三人惡意搶註為域名時，雖可藉由申訴、起訴等方式[4]尋求救助，但往往仍將耗費許多時間資源。而客製化域名的提出，使品牌和商標成為通用頂級域名(gTLDs)，若涉入商標侵權事件，想必問題將更為棘手。

     本人認為，提供以商標作為客製化域名之機會，確實可以達到驚人的行銷效果，但同時也易產生品牌誤導之可能。基於此種新域名對網際網路世界而言是一種全新的體驗，該制度之優劣目前仍難下定論，有待未來實際運作之考驗。

參考資料與連結:

1. 陳成良，「.Apple」來囉 ICANN新域名今起受理，自由時報，2012年1月12日。

http://tw.news.yahoo.com/apple-%E4%BE%86%E5%9B%89-icann%E6%96%B0%E5%9F%9F%E5%90%8D%E4%BB%8A%E8%B5%B7%E5%8F%97%E7%90%86-202217391.html (最後拜訪日20120204)

2. 陳曉莉，ICANN將開放企業申請頂級網域名稱，iTome Oline新聞，2011年6月20日。

http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=68234 (最後拜訪日20120204)

[1] 陳成良，「.Apple」來囉 ICANN新域名今起受理，自由時報，2012年1月12日。

http://tw.news.yahoo.com/apple-%E4%BE%86%E5%9B%89-icann%E6%96%B0%E5%9F%9F%E5%90%8D%E4%BB%8A%E8%B5%B7%E5%8F%97%E7%90%86-202217391.html

[2] 陳曉莉，ICANN將開放企業申請頂級網域名稱，iTome Oline新聞，2011年6月20日。

http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=68234

[3] 同註1。

[4] 在我國可依商標法、公平交易法和網域名稱爭議處利辦法等相關規定處理。國際間則可依WIPO之UDRP等機制處理。

網路蟑螂(Cybersquatting)之相關規範

眾律國際法律事務所實習律師　陳映青

2012-02-04

壹、 網路蟑螂

       在網際網路日漸發達之時代，不少企業利用電子商務之模式求取業務領域之擴大和經營成本之降低。電子商務係利用網路進行資訊之流通和其他交易活動，需要建立特定網路以為上述活動之平台，多數企業均以其品牌名稱做為網域名稱(Domain Name)。

      網域註冊制度，係採「first come, first served」原則。網路蟑螂即利用此一制度，透過搶註企業品牌、名稱之方式，或自行營運誤導消費者點擊廣告獲利，或藉機進行網路詐騙，或伺機以高價轉賣或賣回予遭搶註企業。[1]

貳、 國內相關規範

一、   商標法第70條第2款 (民國100年6月29日公布版)

「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：
　　二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」

 依本條之規定，若搶註他人商標作為己用之網域，將擬制為侵害他人商標權。依同法第69條之規定，得於請求權時效屆至前，請求除去或防止該網域之註冊。若行為人可歸責時，並可請求損害之賠償。

二、   財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法[2]第5條第一項

「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依本辦法向爭議處理機構提出申訴：

一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」

凡符合上述三要件，即得向爭議處利機構對先註冊人提出申訴，若申訴成功，註冊管理機關將於收受決定書出後取消或移轉該先註冊之網域名稱。[3]

三、   公平交易法

本法之立法目的在維護市場交易秩序之公平競爭。該法第20條即列舉了企業仿冒禁止事項，第24條更設有不法行為禁止之概括規範。

搶註者利用網域從事關產業之經營，即有可能構成仿冒行為，受害者可依同法第30條至第32條求償。第35條第一項更對第20條第一項設有刑責。

參、 代結論

     依據世界智慧財產組織(WIPO)之網域名稱爭端解決機制(Uniform Domain Name Dispute Resolution, UDRP)之統計，網域申訴案件自2003年起逐年增加，其中今年才剛過一個月，就已經累積了兩百多件。[4]

全球經濟不景氣，網路蟑螂肆虐之情況卻未見削減。為免因網域搶註事件而破壞企業商 譽、增加營運成本之支出，企業應妥善管理自身品牌、商標，廣泛註冊相關上層網域名稱(gTLDs)，並定期繳交註冊年費，才不會讓網路蟑螂有機可乘。

參考文獻與連結:

1. 維基百科，域名搶註。

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%9F%E5%90%8D%E6%90%B6%E6%B3%A8 (最後拜訪日 20120204)

2. WIPO-Domain Names-Statistics-Total Number of Cases per year.

http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp (最後拜訪日 20120204)

3. 財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法。

[1] 維基百科，域名搶註。
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%9F%E5%90%8D%E6%90%B6%E6%B3%A8

[2] 民國90年3月8日制訂通過，民國99年7月7日最後修訂。

http://stli.iii.org.tw/twnic/law/law-06.htm

[3] 同辦法第4條第3款。

[4] WIPO-Domain Names-Statistics-Total Number of Cases per year. http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp

眾律國際法律事務所　實習律師郭怡妘

March 4, 2012

（原始圖片來源：中華民國外交部）

今日世界貿易越來越興盛，許多廠商為了讓自己的產品多加曝光，紛紛參與歐洲各國所舉辦的商展，以爭取訂約機會或是合作機會。然而，這裡面其實含有許多顯在或潛在的智慧財產權問題，可是有大大學問。

就如前陣子報導指出，中國廠商與我國廠商參與德國漢諾威電子展CeBIT時，遭到「圍剿」，51家廠商被突襲搜索，被扣押了68箱疑似侵權物品。

所謂的智慧財產權侵權，是指例如產品之專利權遭到侵犯等；其他可能被指控者，尚有例如產地來源有誤人之嫌的情形等，像是使用一些象徵性的符號顏色，使人誤以為產品來自於歐洲。

這種情形主要在於，若是跨國智慧財產權之侵權，往往有執法上的不便；然而，若是各國廠商齊來參與商展，再藉此「一網打盡」侵權之廠商，則往往來得方便，而且由於侵權行為地就在歐洲，歐洲當地的法院因此取得管轄權，這對歐洲的廠商當然是比較方便的。

由於展期通常不長，執法的方法就要講究速效了。對於參展物品執法的方法，最有效快速的莫非就屬「臨時禁制令」了。所謂的歐洲的臨時禁制令，概念與美國法的禁制令相似，套用於此，就是禁止產商繼續參展，若附帶扣押令的話，甚至可以直接扣押疑似侵權物品，藉此取得侵權行為之直接證據。若廠商遭搜索扣押或禁止參展，損失不可謂為不大，有時最後到頭來才發現產品根本沒有侵害他人之智慧財產權，因此本文建議參展廠商：

一、          事先組織專家隊伍，包括熟諳外語之律師以及智慧財產權顧問等；

二、          瞭解舉辦國的智慧財產權法規；

三、         了解舉辦國有關智慧財產權取締之程序規定，例如在德國，發出禁

　　　　　制令之前，必須事先給予疑似侵權人辯護之機會並聽取其意見，此

　　　　　時廠商即可以提出「保護性文件」來為自己作初步辯護。

四、          若遭搜索扣押，立即要求查閱令狀的內容，並與智慧財產權顧問一

　　　　　同審查之；以及

五、          要求指控人提出證據等。

References

歐盟委員會與中國商務部《歐洲知識產權保護指南──歐洲展會知識產權保護》

歐盟委員會與中國商務部《展會中的知識產權保護──歐洲的經驗和實踐》