眾律國際法律事務所/眾律國際專利商標事務所

美國一間連鎖餐廳業者「Pollo Tropical」(下稱Pollo餐廳)於1994年4月25日向美國專利商標局(USPTO)提出了其餐廳標誌「POLLO TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL」(見圖一)之商標申請案。不過說巧不巧的，有一位Giulio Gambettola先生(下稱朱利歐先生)在同年6月20日也向西班牙商標局申請了「一模一樣」的商標。隨後，Pollo餐廳亦於1994年10月21日在西班牙提出了商標申請，但是其申請遭到朱利歐先生以其先申請案為由提起異議，被西班牙商標局核駁。Pollo餐廳另於2000年6月9日在英國取得了其商標文字以及圖樣之註冊，朱利歐先生也在2004年4月就其西班牙商標成功取得了歐盟商標(Community Trade Mark)之註冊。Pollo餐廳與朱利歐先生之間的商標註冊戰終於在2007年燃起煙硝，Pollo餐廳向歐盟商標局(OHIM)對朱利歐先生之歐盟商標註冊提起了撤銷案，主張其英國之先註冊商標應使朱利歐先生在後之歐盟商標申請不得註冊，另主張朱利歐先生於提出歐盟申請案時已獲知Pollo餐廳在美國之著名商標，因此其歐盟商標申請係出於惡意(bad faith)。

案經歐盟商標局審理，歐盟商標局認為Pollo餐廳並未在英國「實際使用」(genuine use)其商標，因此Pollo餐廳主張其英國商標註冊為朱利歐先生歐盟商標申請之前案商標並無理由。此外，歐盟商標局亦認為朱利歐先生之歐盟商標申請與其先前之西班牙商標申請存在著「商業上關聯性」，而朱利歐先生提出西班牙商標申請與Pollo餐廳提出美國商標申請時點僅有兩個月之差距，當時朱利歐先生應無法得知Pollo餐廳於美國之商標，故Pollo餐廳主張朱利歐先生提出歐盟商標申請時已得知Pollo餐廳美國商標之主張亦無理由。最後，歐盟商標局亦認為朱利歐先生欲以五百萬元美金之高價將其歐盟商標轉讓予Pollo餐廳之事實並不構成朱利歐先生之歐盟商標申請係出於惡意之證據。故，歐盟商標局駁回了Pollo餐廳之商標撤銷案。

隨後，Pollo餐廳向歐盟普通法院(General Court of the European Union)提起上訴，該法院以下面的理由駁回了其上訴：

(1)   除非Pollo餐廳能具體證明朱利歐先生有使消費者混淆誤認之故意，否則其商標申請即推定為善意。

(2)   雖然兩造之商標完全一致，但此點並不會直接導出商標申請為惡意之結論。

(3)   沒有任何具體事實顯示朱利歐先生並無使用商標之意思、其商標申請僅為阻撓Pollo餐廳發展歐洲業務。

(4)   Pollo餐廳與朱利歐先生亦無何等商業或業務上關聯，故亦難認為其於申請西班牙商標註冊時即已得知Pollo餐廳在美國之商標註冊。

(5)   朱利歐先生對於Pollo餐廳要求五百萬美元之高額商標轉讓金並不成為商標申請惡意之直接證據。

由此可知，歐盟普通法院認為商標轉讓金之高低應係當事人之間的經濟利益、商業價值、交易功能等主客觀因素之綜合考量，並非商標轉讓人申請商標意圖之反射，尚不能作為證明商標申請惡意之證據。

圖一：「POLLO TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL」商標

參考資料

1. “EUROPEAN UNION: General Court Rejects CTM Invalidity Action Based on Bad Faith”, http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EUROPEANUNIONGeneralCourtRejectsCTMInvalidityActionBasedonBadFaith.aspx, 最後瀏覽日：2012年3月22日。