申請商標時發生混淆誤認時之處理    律師張源傑

 

一、前言:

    主管機關對於申請註冊之商標,經實體審查認為兩個商標間認定存在有混淆誤認之衝突應予駁回時,於核駁審定前,應將核駁之理由,以書面先行通知申請人或其商標代理人[1],此時申請人可以有下列因應措施。

 

二、減縮發生衝突之商品或服務:

    按商標法第23條及第38條允許申請人於申請商標後,減縮指定使用商品或服務。例如:原本申請毛筆及筆記本筆兩項,今毛筆部分與他人商標相似,可將毛筆部分減縮,只剩筆記本一項[2]。各類別之標題、組群或小類組名稱,僅係概括表示該類別、組群或小類組所屬商品或服務之可能範圍,若以類別標題、組群或小類組作為指定商品或服務之名稱提出申請者,僅以該類別標題、組群或小類組所指出或清楚包括的商品或服務為限,而非及於全類、全組群或全小類組的商品或服務[3]。因此,現行實務均將指定使用之商品或服務名稱應具體一一明列,倘若與他人商標有相近似之處,將有爭議部分刪除即可。

 

三、分割商標

    按商標法第263738條可將一個商標申請案分割成為兩個以上申請案。因此,在不變更商標圖樣前提下,可以將商標分割成一個不具有爭議性商品服務申請案,以及另一個具有爭議性商品服務申請案,將一個案分割成為兩個獨立兩案。讓不具爭議性部分迅速獲得商標註冊,僅具爭議性部分另行依法定程序處理。惟因商標權移轉、變更、授權及設定質權等登記之申請均係按件收費,分割後,將使商標權維護費用增加。

 

四、先權利人之同意

    按商標法第30條第1項第10款指出:先權利人之同意後申請人之申請,可排除混淆誤認之認定,但是不得顯屬不當。所謂顯屬不當之情形規定在商標法施行細則第30條。例如:「旺旺」與「旺-旺」,雖然有標點符號有無之差異,惟差異甚為微小;又如商標適用之商品服務名稱為茶葉,若同意他人以茶飲料為商品服務名稱,容易導致消費者難以區別商品服務之來源,故不允許[4]

 

五、結論

    收到核駁理由先行通知書通知,認為兩個商標間存在有混淆誤認之衝突而將核駁時,可依上述方式向主管機關表示意見。

 



[1]審定核駁理由先行通知實施要點,中華民國94107日經授智字第09420030700號令修正。

[2]「混淆誤認之虞」審查基準,中華民國101420日經濟部經授智字第10120030550號令修正發布,10171日生效。

[3] www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=4191046145.pdf

[4]2

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