眾律國際法律事務所/眾律國際專利商標事務所

ACTA反仿冒貿易公約之介紹(二)

實習律師 邱冠文

(續前篇)

四、反仿冒貿易公約當中針對保護範圍之認定

反仿冒貿易公約(ACTA)擴大了與貿易有關的智慧財產權協定(TRIPs)對於仿冒品保護範圍之定義，對於侵害商標、著作權之認定上，TRIPs係依照商品進口國之法律為判斷[1]，ACTA則係依據商品進出口過程當中相關國家之法律判斷[2]，具體而言，包括商品出口國、進口國以及貨運過程之轉運站國家，如依照該國法律構成對商標、著作權侵害時，該國主管機關均得採取執行措施，擴大了執行之效力以及國際合作。

其次，在領土之認定上，ACTA認定範圍除了傳統之海關領域以外，擴大及於免稅區或其他不適用海關領域之領土[3]。在權利擁有人以及得提起訴訟之主客體亦有所擴大，包括自然人、法人、組織協會[4]。

在智慧財產權保護範圍上，ACTA之定義包括TRIPs當中所有類型的智慧財產權[5]，在ACTA公約當中邊境措施部分，不適用於專利權以及營業秘密，此外在民事執行規定部分，ACTA公約也允許各國裁量排除專利權於民事執行規範部分之適用。相對者，TRIPs在邊境措施當中僅適用於侵害商標或著作權之產品，整體而言，ACTA公約適用範圍大幅增加。

五、民事執行

主管機關或法院對於涉及仿冒侵權之商品得為暫時性扣押處分，且必要時得針對第三方為之，以避免該侵權品流入商業販售，保護智慧財產權不受侵害，並且得採取適當有效措施以保全相關證據[6]。且當有事證顯示對於智慧財產權人將造成難以回復損害時，主管機關得依其裁量，不須事先通知涉及侵權一方(inaudita altera parte)，即採取迅速之暫時性措施以保障權利人，相對之下，於TRIPs條約當中，此種情形仍要求須通知侵權一方[7]，ACTA在設計上無疑更傾向保障權利人。然而若暫時性措施事後被撤銷，則申請人對於他方因此所受損害須負賠償責任[8]，以避免實務上受到濫用。

在執行之效果上，ACTA公約當中，司法機關針對權利人之民事執行申請，有權將涉及侵權之商品銷毀，而TRIPs當中，執行效果上僅係將侵權商品處理使之無法為原先商業使用，且要求主管機關在處分之前，應權衡侵害嚴重性、有無其他賠償方式，以及將第三方之權益納入考量[9]，相較之下，ACTA之執行效果得以直接銷毀侵權商品，且未要求主管機關應為利益權衡。

損害賠償之認定上，向來為實務爭議聚焦點，智慧財產權利人可能有浮濫申報之問題，且損害範圍之認定不易，舉例而言，一首歌曲未經授權而下載，雖然侵害版權，但該侵害若未發生，民眾並不必然會現實去購買該歌曲，因此侵害行為不必然能夠導出現實損害。

ACTA公約首開先例，透過條文明定之方式，推定損害額度，並賦予權利人得選擇採用推定損害或具體舉證之方式為之[10]，然而透過事前推定計算損害賠償，可能產生認定過高之問題，將成為爭議所在，後續實務上如何因應，有待觀察。