商標之實際使用(genuine use)是商標撤銷案中商標未使用的主要抗辯理由。商標使用聽來很簡單,只要有把已註冊之商標用在自己的商品或服務之上,基本上就可以主張商標使用。但是,如果實際使用的商標樣式相對於註冊申請時的商標有某種程度上的修改、或者將數個註冊商標併同使用,能不能算是實際使用了商標呢?在歐盟商標法的體系之下,直到2007年著名的BAINBRIDGE[1]出現前,在歐盟法域裡的一般見解都還是認為,將商標稍做修改而使用也算是實際使用,縱使商標權人就此修改後之商標形式亦已申請註冊。德國商標法第26(3)對此即有明文規定。

 

然而,歐盟法院在2007年的BAINBRIDGE案中對於此問題所表示的見解為,「對於一個註冊商標之實際使用,不可能基於另一個稍有不同之註冊商標之實際使用而確立」,這也就是說,歐盟法院認為使用修改後商標、就此商標亦取得註冊之情形,就不能對於原先未修改之商標亦主張有實際使用。此見解無疑是對於歐盟法域中一般對於符合商標實際使用之通念投下了一顆震撼彈。

 

其實,本問題在歐盟商標規則(EU Trademarks Directive 2008/95/EC)中已有部份之規範。該規則之第10(2)(a)指出,在不變更原註冊商標主要識別部份之前提下,使用經修改的商標於商品之上可構成原註冊商標之實際使用。然而,此項規則並未明確指出經修改之商標若已取得獨立註冊,是否仍屬於該條之規範範圍。此外,若係將註冊商標與其他註冊商標結合使用,例如將「Coca Cola」與「可口可樂」一起使用,是否可主張有實際使用「Coca Cola」,亦無法由該規則找到明確的回答。

 

關於以上兩點疑問,德國最高法院的兩個判決見解或可作為解釋論上的指引方向。第一個案件被稱為「PROTI[2]」,該案原告為「PROTI」此商標之所有權人,控告被告註冊商標「PROTIFIT」侵犯其先註冊商標權,提起商標撤銷訴訟。被告主商原告並未實際使用「PROTI」此商標,原告則是抗辯其有使用「PROTI POWER」以及「PROTIPLUS」兩註冊商標,故應可構成商標實際使用。

 

 

參考資料

  1. “Genuine Use of Trademarks in the EU: New Referrals to the Court of Justice by the German Federal Supreme Court”, http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/GenuineUseofTrademarksintheEUNewReferralstotheCourtofJusticebytheGermanFederalSupremeCourt.aspx, 最後瀏覽日:2012315日。


[1] Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM, Case C-234/06 P (CJEU Sept. 13, 2007)

[2] I ZR 84/09 (BGH Aug. 17, 2011)—PROTI

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